Главная / Пособия / Неиспользование товарного знака в течение трех лет

Неиспользование товарного знака в течение трех лет

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

2. Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее — предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Есть ли риск, что ваш товарный знак будет аннулирован

При этом Ответчик использовал свой товарный знак только при администрировании доменного имени. В результате суд пришел к выводу, что представленных им доказательств использования обозначения недостаточно и принял решение о досрочном аннулировании знака.

Любопытно, что по причине утраты различительной способности прекратить правовую охрану товарного знака можно только в отношении всех его элементов. В 2015 году суд рассматривал дело по заявлению общества «Кубанская коровка», по мнению которого, изображение головы коровы в товарном знаке «Коровка из Кореновки» утратило свою различительную способность для потребителей и производителей молочных продуктов, а товарный знак приобрел неконтролируемый и всеобщий характер (решение Суда по интеллектуальным правам от 11 июня 2015 г. по делу № СИП-139/2015). Тем не менее общество не смогло предоставить доказательства, подтверждавшие факт вхождения обозначения во всеобщее употребление, и в результате суд сделал вывод о том, что невозможно прекратить правовую охрану только в отношении изображения, оставив при этом словесную часть.

Напомню, что досрочное прекращение правовой охраны товарного знака может быть произведено только по некоторым классам МКТУ, в отношении которых он был зарегистрирован. При регистрации товарного знака, заявитель определяет перечень товаров и услуг, для индивидуализации которых он планирует использовать свое обозначение, и соотносит его с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ). Таким образом, если производство определенных товаров или услуг правообладателем товарного знака не осуществляется, то есть риск, что именно в отношении их действие товарного знака будет аннулировано.

Важно понимать, что после государственной регистрации товарного знака у его правообладателя есть три года для того, чтобы начать его использовать. В противном случае, а также в случае неиспользования обозначения в течение любых трех лет, его правовая охрана может быть прекращена досрочно. Такой порядок зафиксирован в ст. 1486 ГК РФ. Кроме того, помимо соблюдения трехлетнего периода обязательным условием является и заинтересованность заявителя. Вопрос о том, является ли лицо заинтересованным, в каждом конкретном случае решается исходя из совокупности всех доказательств и обстоятельств каждого дела. Между тем, Роспатент в Информационном письме от 20 мая 2009 г. № 3 определил, что к лицам, имеющим законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, можно отнести производителей, которые имеют намерение реального использования этого знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в гражданском обороте и в отношении однородных товаров (работ, услуг).

На практике есть много показательных кейсов. Например, обозначение «Thermos», принадлежавшее компании King-SeeleyThermosCo., изначально было зарегистрировано как серия товарных знаков. Впоследствии оно стало использоваться для обозначения теплоизоляционной посуды и, соответственно, утратило различительную способность, почему и было аннулировано в рамках судебного спора.

Статья 1486 ГК РФ

1. Обладание исключительным правом на товарный знак не только наделяет правообладателя определенными правомочиями (см. комментарий к ст. 1484), но и налагает на него обязанности, в частности обязанность использовать принадлежащий ему товарный знак. Таким образом, Гражданским кодексом провозглашается принцип обязательного использования зарегистрированного товарного знака как условия сохранения права на него. Требование об обязательном использовании товарного знака является вполне обоснованным и призвано обеспечивать и интенсивное, и неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. Данное установление ГК способствует также «очищению» реестра от «мертвых» знаков, которые не используются правообладателями для маркировки производимых товаров, и снятия препятствий для производителей, готовых производить и реализовывать товары под сходными товарными знаками.

Следует иметь в виду, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть подано в палату не ранее чем через 3 года после регистрации товарного знака в Государственном реестре. То есть законодатель, следуя положениям ст. 5C (1) Парижской конвенции, предоставляет владельцу товарного знака т.н. льготный срок для налаживания производства, проведения рекламных кампаний, маркировки товара и т.д.

Несанкционированное использование охраняемого элемента товарного знака без элемента, не подлежащего правовой охране, является нарушением прав на товарный знак (пункт 6 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, утв. информационным письмом ВАС РФ от 29.07.1997 N 19).

Исключительное право на товарный знак распространяется только в отношении товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак. Не является нарушением использование ответчиком товарного знака на товарах, не указанных в свидетельстве, даже если они входят в ту же группу Международной классификации товаров и услуг, по которой зарегистрирован товарный знак правообладателя (в рассматриваемом деле свидетельство на товарный знак было выдано на часть товаров одного класса МКТУ) (пункт 2 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, утв. информационным письмом ВАС РФ от 29.07.1997 N 19).

И это не пакость: часто компании регистрируют товарный знак, а затем банкротятся или решают его не использовать. Формально товарный знак их, но он им не нужен. Если это так, суд прекратит охрану товарного знака: товарный знак станет свободным, и его можно будет зарегистрировать на себя в Роспатенте.

Если же товарный знак компании нужен и она его использует, то сможет доказать это и оставить товарный знак за собой. Правда с доказательствами всё неоднозначно: важно не просто предоставить договор на производство товаров под этим товарным знаком, но и доказать, что товар в обороте и потребители покупают его.

Если компания использовала знак только для половины товаров, другая компания может пойти в суд, лишить ее права на товарный знак на оставшуюся половину и оформить этот товарный знак на себя. Это значит, что две компании могут выпускать разные товары под схожим товарным знаком.

Товарный знак можно оформить на что угодно: упаковку, изображение, слоган, звук и запах. Например, форма стеклянной бутылки кока-колы и звук включения Виндоус — это товарные знаки. Но товарный знак нельзя оформить про запас: если им не пользоваться, можно лишиться права на него.

Здесь важно, что товары должны поступить в гражданский оборот — продаваться на полках в магазине, в интернет-магазине или еще как-то, но массово. Если зарегистрировать как товарный знак, например, логотип, повесить его на одном сайте и успокоиться, то можно остаться без него.

Неиспользование товарного знака в течение трех лет

В силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

В случае направления изначально предложения заинтересованного лица и последующего предъявления требований о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования к ненадлежащему ответчику суд производит замену ответчика на основании статьи 47 АПК РФ и оставляет исковое заявление без рассмотрения в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком (пункт 2 части 1 статьи 148 АПК РФ).

В п. 3 Постановления указано, что обязательный досудебный порядок урегулирования спора предусмотрен в том числе по спорам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования непрерывно в течение трех лет (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ).

4.7. Оператор не продаёт и не предоставляет персональные данные третьим лицам для маркетинговых целей, не предусмотренных данной Политикой конфиденциальности, без прямого согласия субъектов персональных данных. Оператор может объединять обезличенные данные с иной информацией, полученной от третьих лиц, и использовать их для совершенствования и персонификации услуг, информационного наполнения и рекламы.

4.10. Субъект персональных данных осознаёт, подтверждает и соглашается с тем, что техническая обработка и передача информации на Сайте Оператора может включать в себя передачу данных по различным сетям, в том числе по незашифрованным каналам связи сети Интернет, которая никогда не является полностью конфиденциальной и безопасной.

путем предоставления субъектом персональных данных при регистрации на Сайте, при подаче заявок, заявлений, анкет, бланков, заполнении регистрационных форм на сайте Оператора или направления по электронной почте, сообщения по телефону службы поддержки Оператора;
иными способами, не противоречащими законодательству РФ и требованиям международного законодательства о защите персональных данных.

4.8. Обработка персональных данных производится на территории Российской Федерации, трансграничная передача персональных данных не осуществляется. Оператор оставляет за собой право выбирать любые каналы передачи информации о персональных данных, а также содержания передаваемой информации.

1.1. Настоящая Политика конфиденциальности в отношении обработки персональных данных пользователей сайта https://www.dvitex.ru/ (далее – Политика конфиденциальности) разработана и применяется в ООО Юридическая фирма «Двитекс», ОГРН 1107746800490, г. Москва, пер. Голутвинский 1-й, дом 3-5, оф 4-1 (далее – Оператор) в соответствии с пп. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее по тексту – Закон о персональных данных).

Так, например, в палату по патентным спорам было подано заявление о досрочном прекращении товарного знака «Хочу все знать» в отношении всех услуг (41 — дубляжи; информация по вопросам развлечений; киностудии; монтаж магнитных лент с видеозаписью; организация представлений [шоу]; организация спектаклей [услуги импресарио]; парки аттракционов; подготовка [монтаж] телевизионных и радиопрограмм; презентации; производство видеофильмов; производство фильмов; изготовление титров и надписей; производство фильмов с использованием компьютерной графики; производство мультипликационных фильмов; прокат аудиооборудования; прокат кинематографических принадлежностей; прокат аппаратуры для подводных и трюковых киносъемок; прокат [кино] фильмов; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций; прокат реквизита; прокат театральных декораций; прокат звукозаписей; прокат кинопроекторов и кинематографических принадлежностей; прокат кинофильмов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат осветительной аппаратуры для киностудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат фильмов; радиопередачи развлекательные; развлекательные телевизионные передачи; составление программ встреч [приемов]; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; 42 — выполнение чертежных работ; исследования научные и технические в области кинопроизводства; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями] в области кинопроизводства; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; научно-исследовательские разработки в области кинопроцесса; определение подлинности произведений искусства; определение подлинности художественных работ; организация встреч по интересам; прокат костюмов; прокат переносных сооружений; служба переводов; управление делами по охране авторских прав), для которых он был зарегистрирован, в связи с его неиспользованием. Изучив материалы дела, представленные доказательства использования товарного знака, палата по патентным спорам приняла решение о возможности удовлетворения заявления лишь в отношении части услуг — «41 — дубляжи; изготовление титров и надписей; киностудии; монтаж магнитных лент с видеозаписью; производство видеофильмов; производство фильмов; прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; прокат фильмов; услуги по написанию сценариев».

В палату по патентным спорам федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление о досрочном прекращении действия указанного товарного знака, мотивированное, в частности, тем, что этот товарный знак правообладателем не используется, а используется другой товарный знак, принадлежащий ему же. Этот другой товарный знак правообладателя также представляет собой комбинированное обозначение. Изобразительный элемент этой комбинации является практически тождественным изобразительному элементу первого товарного знака правообладателя. Их различие — в цветовом исполнении. Второй товарный знак правообладателя выполнен в черно-белом цветовом сочетании, а словесный элемент «ДАТА ЦЕНТР» помещен рядом с изобразительным элементом. Слова расположены в один ряд и также выполнены в черно-белом цветовом сочетании. Таким образом, между первым и вторым товарными знаками правообладателя существует два отличия — цветовое исполнение и место расположения словесного элемента.

6. Предусматривая возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, ГК РФ в п. 2 комментируемой статьи определяет те действия, которые признаются использованием товарного знака. Это, в частности, его размещение на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые тем или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ; при выполнении работ, оказании услуг, на деловой документации и т.д., причем использованием товарного знака не признаются указанные в п. 2 действия, которые не связаны непосредственно с введением товаров в гражданский оборот. Таким образом, например, использование товарного знака только в сети Интернет не будет являться использованием товарного знака при разрешении вопроса о прекращении его правовой охраны.

«Как следует из пункта 1 статьи 1486 Кодекса, факт регистрации товарного знака не только имеет правоустанавливающее значение, но и предполагает обязанность использования данного товарного знака его правообладателем. Возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака служит инструментом, препятствующим установлению монополии на обозначения, которые не используются правообладателями в целях индивидуализации товаров и услуг.

Кроме того, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ, «использованием товарного знака признается, в том числе, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку» (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2022 по делу № СИП-335/2022).

Для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. При этом перечень способов использования товарного знака является открытым и, таким образом, допускает использование товарного знака при введении в гражданский оборот товаров совместно с другими товарами (Постановление Президиума СИП от 12.02.2022 по делу № СИП-372/2022).

При этом, в отличие от установления обстоятельств заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, при анализе перечня товаров, в отношении которых доказывается использование товарного знака правообладателем, однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденных Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015).

Для целей признания товарного знака используемым по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, в законе не содержится требования о том, чтобы товарный знак размещался непосредственно на товаре, вводимом в гражданский оборот. Принимая во внимание, что размещение товарного знака непосредственно на оказываемых услугах невозможно, при доказывании факта использования товарного знака (знака обслуживания) в отношении услуг, для которых он зарегистрирован, правообладатель товарного знака (знака обслуживания) должен представить доказательства индивидуализации указанным обозначением фактически оказываемых услуг.

При доказывании использования товарного знака представление доказательств факта заключения лицензионных договоров, в соответствии с которыми третьим лицам предоставляется право использования товарного знака, не является достаточным в отсутствие подтверждения введения таких товаров в гражданский оборот:

В судебной практике есть позиция, что несостоятельность правообладателя является независимым от него обстоятельством, которое не позволяет использовать товарный знак, говорит Федоряка. Но осталось неясным, как оценивать поведение правообладателя, который перестал его использовать до банкротства, рассказывает юрист.

«Объединенные пивоварни Хайнекен» обратились с кассационной жалобой на эти решения. По мнению компании, для прекращения правовой охраны достаточно самого по себе факта неиспользования товарного знака в течение любых трех лет. Суды неверно применили ст. 1486 ГК, в результате чего фактически изменили основание иска и установили обстоятельства, которые не имеют никакого юридического значения, настаивал истец. Его жалобу рассмотрят 15 марта 2022 года.

В экономколлегию ВС передан спор, позиция по которому будет иметь большое значение для дел об аннулировании товарных знаков в связи с неиспользованием, как утверждает Алексей Федоряка из патентно-адвокатского бюро «Гардиум». Компания «Объединенные пивоварни Хайнекен» обратилась в суд с целью прекратить охрану товарного знака «Волжская охота» – для этого достаточно, чтобы он не использовался три года подряд, говорит ст. 1486 ГК. «Самарский водочный завод» действительно не использовал его с 2010 по 2013 год – в это время завод стал банкротом и прекратил выпуск, а в 2014 году на нем ввели конкурсное производство (дело № А55-5711/2014). По этой причине три инстанции отказались прекращать правовую охрану товарного знака. Он «простаивал» по объективным причинам, которые не зависели от правообладателя, поэтому нельзя сказать, что трехлетний срок истек, объяснили суды. Кроме того, они указали, что товарный знак «Волжская охота» включен в конкурсную массу и его должны продать согласно закону о банкротстве, чтобы пустить выручку на удовлетворение требований кредиторов.

Партнер фирмы «Щедрины и Партнеры» Андрей Курашко считает, что трехлетний период должен непосредственно предшествовать обращению в суд. «Ведь суд, как правило, с подачи конкурента будет выяснять, не используют ли товарный знак правообладатель и потребители». Если проверять неиспользование знака за более отдаленный период – это снизит роль такой оценки, которая должна быть актуальной, полагает Курашко.

Статья 1486

В целом рассматриваемая норма, в соответствии с которой использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, признается использование товарного знака, соответствует общей концепции исключительного права на товарный знак: последнее дает исключительное право правообладателю использовать такое сходное обозначение, а также право запрещать другим лицам такое использование (см. п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Следует обратить внимание на то, что учитываются узкие и конкретные понятия использования, содержащиеся в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, а не широкие и абстрактные понятия использования, содержащиеся в п. 1 ст. 1484 (а равно и в ст. 1229) ГК РФ. Нельзя не отметить, что такое решение (а оно является правильным) свидетельствует о несостоятельности концепции «безбрежного» исключительного права, что не может не учитывать практика (см. также п. 4 комментария к ст. 1229 ГК РФ).

16. Из пункта 1 комментируемой статьи вытекает, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно также и в отношении лишь части товаров, а именно в отношении той части товаров, для которых товарный знак не использовался. В этих случаях правовая охрана товарного знака сохраняет свою силу в отношении тех товаров, для которых товарный знак использовался.

Президиум ВАС РФ отклонил заявление о досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака на территории России в связи с неиспользованием товарного знака, указав, что в данном случае фирма Чехии «сама использовала на территории России свой товарный знак» (Постановление Президиума ВАС РФ от 13 апреля 2004 г. N 1164/04 // Вестник ВАС РФ. 2004. N 8. С. 62).

5. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть подано в Суд по интеллектуальным правам не ранее чем через три года после регистрации товарного знака в государственном реестре. То есть законодатель, следуя положениям подп. 1 п. «C» ст. 5 Парижской конвенции 1883 г., предоставляет владельцу товарного знака так называемый льготный срок для налаживания производства, проведения рекламных кампаний, маркировки товаров и т.д.

Неиспользование товарного знака в течение трех лет

Вероятно, несмотря на то что неиспользование товарного знака влечет неисполнение им своих функций, оно не может непосредственно приносить какой-либо вред потребителям. Однако оно негативно влияет на субъектов, желающих зарегистрировать новый товарный знак, потому что значительно сужает их выбор, что приводит к увеличению средств, выделяемых на разработку товарного знака, что в свою очередь влияет на цену продаваемого продукта, опосредованно принося вред потребителям. Кроме того, существование неиспользуемых зарегистрированных товарных знаков увеличивает нагрузку на орган, проводящий экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака, так как данный орган проверяет отсутствие тождественности или сходства до степени смешения с товарными знаками в отношении однородных товаров при регистрации нового товарного знака. Данные соображения, в частности, легли в основу изменений в законодательство Японии о товарных знаках в 1995 г. Таким образом следует заключить, что неиспользование зарегистрированных товарных знаков является нежелательным с точки зрения экономического анализа правовых институтов.

Тем не менее в ст. 1486 ГК РФ закреплен, по нашему мнению, несколько другой подход, поскольку она устанавливает пределы субъективного права обладателя товарного знака не только в общественных интересах, но и в попытке найти баланс между интересами правообладателя, который не использует товарный знак, и заинтересованного лица, желающего его использовать.

Вероятно, при оценке того или иного обстоятельства следует руководствоваться объективными критериями, которые были рассмотрены в настоящей работе ранее и содержатся в абз. 3 п. 167 ПП ВС РФ N 10 от 23 апреля 2022 г., поскольку данный подход ведет к унификации практики и позволяет наиболее полно оценить обстоятельства каждого конкретного дела.

Данное определение подверглось определенной критике в доктрине, так как Верховный суд отметил, что банкротство не является уважительной причиной неиспользования товарного знака, но одновременно с этим заявил, что в момент конкурсного производства преждевременно обращаться в суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а необходимо участвовать в торгах и выкупить товарный знак. Та же позиция Верховного суда прослеживается в п. 167 ПП ВС РФ от 23 апреля 2022 г. N 10, в соответствии с которым признание правообладателя банкротом не является уважительной причиной неиспользования товарного знака. В то же время следствием данного положения был бы переход права на товарный знак к заинтересованному лицу в соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ в случае банкротства правообладателя, а не вывод о необходимости участия заинтересованного лица в конкурсном производстве.

Однако затем в одном из рассматриваемых дел Верховный суд занял противоположную позицию, указав на то, что «само по себе введение в отношении правообладателя конкурсного производства не является доказательством того, что товарный знак не использовался по не зависящим от правообладателя обстоятельствам». Помимо этого, Верховный суд посчитал, что лицо, заинтересованное в приобретении входящего в конкурсную массу товарного знака, должно приобрести данный товарный знак на торгах по справедливой цене. Свое решение Верховный суд обосновал принципом соразмерности, который предполагает соблюдение баланса интересов правообладателя, его кредиторов и заинтересованного лица.

В соответствии с положениями пунктов 1, 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Исследовав и оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суды установили заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 811683А; отсутствие доказательств использования товарного знака ответчиком способом, предусмотренным статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении товаров 9 класса МКТУ «предварительно записанные и незаписанные носители данных; магнитные носители информации; грампластинки», а также в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ: «услуги в области электросвязи; трансляция радиопрограмм; интернет- услуги, а именно передачи информации и развлечений в области моды и музыки, а также трансляция радио-и телевизионных программ через Интернет; сбор, поставка и передача новостей; передача звука и изображения с помощью спутников»; «производство фильмов, прокат кинокартин, проекция фильмов, вещание и телевизионные развлечения», и согласно статье 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации и положениям Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, досрочно прекратили вследствие неиспользования на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака в отношении названных товаров и услуг, отказав в удовлетворении остальной части исковых требований.

Исследовав и оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суды установили, что истцы заинтересованы в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 346508 в отношении товаров 10-го класса и услуг 44-го класса МКТУ, для индивидуализации которых этот товарный знак зарегистрирован; использование товарного знака обществом с ограниченной ответственностью «ГамброМедикал» осуществлялось под контролем и по воле правообладателя; спорный товарный знак использовался для индивидуализации товаров «приборы медицинские», поскольку аппарат для гемодиализа может быть отнесен к медицинским приборам, и, руководствуясь статьями 1484, 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктами 38, 41 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, досрочно прекратили правовую охрану товарного знака «INNOVA» по свидетельству Российской Федерации N 346508 в отношении товаров 10-го класса МКТУ «аппаратура реанимационная; диализаторы; катетеры; кресла медицинские; кровати, специально приспособленные для медицинских целей» и услуг 44-го класса МКТУ «помощь медицинская; служба банков крови; уход за больными» вследствие его неиспользования, отказав в удовлетворении иска в остальной части.

Руководствуясь положениями статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 1484, 1486, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, Методическими рекомендациями по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198, правовой позицией, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд первой инстанции пришел к выводу о частичном удовлетворении заявленных требований ввиду доказанности фондом «СОЦИУМЪ» его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении части услуг 35-го класса МКТУ «демонстрация товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети, в том числе в Интернете в качестве доменного имени», а также из отсутствия в материалах дела документов, подтверждающих фактическое использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении этих услуг.

Фактическим использованием товарного знака считаются осуществляемые правообладателем, лицензиатом или другим лицом, действующим под контролем правообладателя, действия, указанные в ст. 1484 ГК РФ, если они непосредственно связаны с введением в гражданский оборот товаров (для товарных знаков) или предоставлением услуг (для знаков обслуживания), на которые распространяется правовая охрана товарного знака.

Вернемся, однако, к существу нормы, устанавливающей, что использование товарного знака с изменениями его отдельных элементов, не меняющими существа товарного знака, считается использованием товарного знака по ст. 1486 ГК РФ. Смысл и существо этой нормы, как уже отмечалось, ясны и понятны. Но вот сама эта норма явно не на месте. Она должна применяться не только при решении вопроса о том, следует ли прекратить действие исключительного права на товарный знак вследствие его фактического неиспользования, но и в других случаях установления сферы действия исключительного права на товарный знак, в частности, указанных в ст. ст. 1477, 1481, 1483, 1484, 1485, 1492, 1496 ГК РФ. Полагаю, что ошибочное включение в ст. 1486 ГК РФ нормы о том, что использование товарного знака с изменениями его отдельных несущественных элементов является использованием товарного знака, объясняется тем, что в Парижской конвенции эта норма помещена в п. (2) части С ст. 5, который непосредственно следует за п. (1) части С. А в п. (1) содержатся нормы о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Следует, однако, учитывать, что п. (1) был включен в Парижскую конвенцию в 1925 г., а п. (2) — в 1934 г. Это свидетельствует о том, что нормы, содержащиеся в п. п. (1) и (2) не являются взаимосвязанными. Этого не понял российский законодатель. Следует считать, что последняя часть нормы, ныне содержащейся в п. 2 ст. 1486 ГК РФ (она начинается со слов «а также использование товарного знака с изменениями его отдельных элементов»), должна быть помещена в ст. 1484 ГК РФ. Что касается концовки этой нормы (начинающейся словами «и не ограничивающим охрану»), которая, как было отмечено, не может быть «дешифрована», то ее следует либо исключить совсем, либо дать в редакции, содержащейся в п. (2) части С ст. 5 Парижской конвенции.

На протяжении 25 лет существования норм о досрочном прекращении охраны товарного знака вследствие его неиспользования ежегодно возникало и рассматривалось несколько сотен таких споров. До конца 2011 г. эти споры рассматривались первоначально в административном порядке — в Высшей патентной палате, а затем — в Палате по патентным спорам. После этого спор мог быть перенесен в суд, а с начала 2012 г. эти споры рассматриваются в арбитражном суде — Суде по интеллектуальным правам. Большое число таких дел, естественно, вызывает многочисленные практические комментарии и теоретические отклики .

Вернемся к оспариванию действия охраняемых товарных знаков в связи с их неиспользованием. Иногда заявления о досрочном прекращении правовой охраны таких товарных знаков подаются товарнознаковыми троллями. И вот тут-то суды начинают с ними бороться и выдвигать требования о заинтересованности: заявитель должен доказать свои реальные возможности и действительные намерения фактически использовать оспариваемый товарный знак.

Следует различать обязательное использование товарного знака как условие продления охраны в отношении того товарного знака, который охраняется, и обязательное использование обозначения, которое претендует на получение правовой охраны в качестве товарного знака. О последнем случае обязательного использования говорится в ст. 15 Соглашения ТРИПС: «3. Страны-члены [ВТО] могут поставить возможность регистрации [товарного знака] в зависимость от использования».

Как не потерять товарный знак

Если вы зарегистрировали товарный знак, но никак его не использовали в течение трёх лет, то можете его потерять. Л юбой человек, который захочет получить права на него, может отправить вам письмо с предложением отказаться от прав на товарный знак или продать права на него. У вас есть два месяца для ответа.

печатать на этикетках или упаковках товаров;
размещать на вывесках;
печатать в шапке документов вашей фирмы;
публиковать в рекламе вашей компании, товаров или услуг;
использовать в интернете, в том числе в доменном имени.

Если вы не ответите на письмо в течение двух месяцев, желающий получить товарный знак может обратиться в суд. Тогда все доказательства придётся показывать суду. Если вы не докажете, что в течение этих трёх лет использовали товарный знак, суд прекратит его охрану досрочно ( ст. 1486 ГК РФ ). После этого любой желающий сможет зарегистрировать на себя товарный знак, который раньше был вашим.

Если вы использовали товарный знак. Напишите об этом в ответе на письмо и прикрепите доказательства: фото вывесок, этикеток, документов, рекламы. Если вы передавали кому-то права на товарный знак, пришлите скриншот его страницы из реестра ФИПС — там будут указаны лицензиаты.

заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак;
согласие на обработку персональных данных;
ходатайство о зачёте госпошлины;
ходатайство о том, чтобы Роспатент ещё шесть месяцев после окончания срока охранял ваш товарный знак — за это время вы успеете его продлить.

Условия сохранения правовой охраны товарного знака

Согласно статье 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не происходит само собой – для этого необходимо, чтобы заинтересованное лицо инициировало соответствующую процедуру. Не останавливаясь подробно на анализе вопроса заинтересованности, рассмотрим вопрос сохранения охраны товарного знака.

Верховный Суд РФ по этому поводу говорит нам в пункте 170 упоминавшегося Постановления Пленума № 10 от 23.04.2022, что законом не установлено специального порядка признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена.

В делах о досрочном прекращении охраны товарного знака «лишних» доказательств не бывает. Зарегистрировав собственный товарный знак, необходимо фиксировать его реальное использование, чтобы быть уверенным в обеспечении необходимых условий сохранения его охраны.

Каждый предприниматель стремится выделиться на рынке, быть уникальным, стать узнаваемым своей уникальностью. Достижению данной цели во многом способствует разработка собственного логотипа, бренда, которым маркируются товары. Одного лишь создания бренда, конечно, недостаточно для завоевания внимания широкой аудитории – требуется продвижение собственной продукции и защита ее уникальности. Для обеспечения эффективной защиты собственного бренда его целесообразно зарегистрировать в качестве товарного знака. Статья 1477 ГК РФ определяет товарный знак как обозначение, индивидуализирующее товары и услуги хозяйствующих субъектов (юридических лиц и ИП).

Товарный знак зарегистрирован. Свидетельство получено. Может ли предприниматель «забыть» об этом этапе и сосредоточится на коммерции как таковой? Конечно же, нет. Для эффективной защиты собственного товарного знака необходимо соблюдение определенных условий, которые могут быть неочевидными на первый взгляд. Рассмотрим некоторые из них подробнее.

Статья 1486

2. Прекращение правовой охраны товарного знака по основанию, указанному в п. 1 комментируемой статьи, производится не по инициативе федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в функции которого проверка использования товарного знака не входит. Для начала процесса досрочного прекращения регистрации необходимо, чтобы в палату по патентным спорам было подано соответствующее заявление.

В ранее действовавшем Законе о товарных знаках фигурировали только два субъекта обозначенных выше правоотношений — сам правообладатель и лицо, которому такое право предоставлено в рамках лицензионного договора. Лицо, использующее товарный знак под контролем правообладателя, впервые появляется в Гражданском кодексе.

3. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.
4. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Пункт 3 статьи устанавливает, что бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе; при этом владельцу товарного знака предоставляется возможность ссылаться на независящие от него обстоятельства как на причины, приведшие к неиспользованию товарного знака. Такими обстоятельствами могут признаваться ограничения по импорту какой-либо продукции, срыв поставок сырья, изменение условий реализации продукции и т.д.

Статья 1486

1. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

3. В ранее действовавшем Законе о товарных знаках в качестве субъекта отношений, связанных с досрочным прекращением регистрации, называлось «любое лицо»; в Гражданском кодексе речь идет о «заинтересованном лице». То есть можно сделать вывод, что от лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, требуются доказательства его заинтересованности.

Необходимо также обратить внимание на то, что комментируемая статья предусматривает возможность прекращения правовой охраны товарного знака в отношении как всех товаров, для которых он зарегистрирован, так и их части. Иными словами, если товарный знак реально, а не номинально используется правообладателем в отношении части товаров, для которых он зарегистрирован, и правообладатель может доказать такое использование, регистрация товарного знака будет прекращена только в отношении тех товаров, для маркировки которых использование не осуществляется. Комментируемое положение дает, таким образом, возможность лицу, подающему заявление в палату по патентным спорам, ограничить свои требования о прекращении правовой охраны товарного знака только теми товарами, которые его интересуют.

Статья 1486

при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг (Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2022г. по делу №СИП-377/2022);
лицо, подающее заявление о прекращении правовой охраны товарного знака, должно быть заинтересованным лицом на момент подачи такого заявления (Решение Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2022г. по делу №СИП-638/2022);
заинтересованность может состоять также в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, приводящего к «размытию» товарных знаков истца (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2022г. №С01-1177/2022 по делу №СИП-235/2022);

В соответствии с п. 42 Обзора Истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака, при этом для такого использования применяется критерий однородности.

То есть теперь, в случае приобретения оспариваемым товарным знаком определенной репутации и широкой известности у потребителей, судам при разрешении требования о досрочном прекращении следует принимать во внимания однородность товаров для целей определения использования товарного знака.

«Кроме того, следует учитывать, что наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц предоставляет возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом».

Также в п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» закреплено, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

27 Фев 2022 jurist7sib 57